En un entorno en el que las marcas compiten no solo por captar la atención del consumidor, sino por destacar en un mercado cada vez más saturado, la creatividad y la originalidad se han convertido en herramientas estratégicas esenciales.

El reciente conflicto en torno a la marca “No Ni Ná” de ropa y complementos promovida por Paz Padilla y su hija —marca en la que la letra “I” en la expresión «NO NI NÁ» se sustituye por el diseño de una raspa de pescado— ofrece el contexto perfecto para analizar varias preguntas jurídicas relevantes: ¿qué requisitos debe cumplir una marca para ser considerada jurídicamente distintiva? ¿Puede una raspa de pescado constituir un elemento distintivo autónomo? ¿Todos los elementos de los que se compone una marca deben ser necesariamente distintivos?

La distintividad como requisito esencial de una marca

La respuesta a estas cuestiones pasa, necesariamente, por examinar el concepto de carácter distintivo de una marca. Una marca es distintiva cuando logra diferenciarse claramente de otras marcas en el mercado, permitiendo a los consumidores identificar el origen empresarial de unos productos o servicios concretos.

Esta distintividad deberá apreciarse, en primer lugar, en relación con los productos o servicios que protege y, en segundo lugar, en relación con la percepción del público pertinente.

La distintividad constituye un requisito esencial para el registro de una marca. En el momento de la solicitud, corresponde a las Oficinas de Propiedad Industrial examinar si el signo propuesto cumple con los requisitos legales para acceder al registro, entre ellos, el de poseer ese carácter distintivo.

Por el contrario, la carencia de carácter distintivo de una marca puede derivarse de distintas circunstancias que impiden que el signo actúe como identificador del origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. Una de las causas más habituales es la descriptividad, que se da cuando el signo se limita a describir, de forma directa e inmediata, características del producto o servicio, como su naturaleza, calidad, cantidad, finalidad, valor o procedencia geográfica. Por ejemplo, el término “DULCE” para productos de confitería carece de distintividad por su carácter puramente descriptivo.

Otra causa frecuente para que no se aprecie distintividad es el uso de indicaciones genéricas; es decir, términos de uso común en el sector para designar los propios productos o servicios, como ocurre con la palabra “SOFTWARE” para programas informáticos. Asimismo, una marca puede estar formada exclusivamente por expresiones o signos de uso habitual en el comercio, que han pasado a formar parte del lenguaje corriente o de las prácticas comerciales del sector. Un ejemplo representativo es el término “BIO” para alimentos ecológicos.

También se consideran carentes de distintividad aquellos signos que no son percibidos por el público como una marca; o dicho de otra forma, que no cumplen la función esencial de identificar el origen empresarial. Esto suele suceder con eslóganes demasiado genéricos, como “LO MEJOR PARA TI”, que no permiten establecer una conexión clara con una empresa concreta.

En el ámbito de las marcas tridimensionales, se excluyen aquellas compuestas exclusivamente por formas impuestas por la propia naturaleza del producto, formas necesarias para obtener un resultado técnico o formas que aportan un valor sustancial al producto. Por ejemplo, la forma estándar de una botella, sin ningún elemento distintivo añadido, no sería registrable.

Asimismo, se considera que una marca carece de distintividad cuando presenta una falta de originalidad o es demasiado banal; por ejemplo, cuando sus elementos son tan simples, comunes o triviales que no permiten identificar el origen empresarial. Un círculo rojo utilizado para identificar productos electrónicos sería un ejemplo de esta situación.

Tampoco serán distintivos aquellos signos que constituyen una reproducción de elementos habituales en el sector, como colores, símbolos, tipografías o expresiones gráficas de uso extendido, que no permiten distinguir con claridad una empresa de otra. Un ejemplo típico sería el uso de un rayo para productos energéticos.

Ahora bien, es posible que una marca incluya elementos que, aisladamente, presenten un carácter distintivo débil o carezcan por completo de distintividad. Por ejemplo, una marca para dulces que combina un elemento denominativo claramente distintivo con elementos gráficos genéricos, como imágenes de caramelos, donde estos últimos, por sí solos, no serían distintivos.

En este sentido, aunque la originalidad total es deseable para destacar en el mercado, no todos los componentes de una marca deben necesariamente poseer carácter distintivo desde un punto de vista jurídico para que la misma acceda al registro.

El uso de símbolos identificativos como elemento distintivo

Actualmente, muchas empresas registran símbolos identificativos como marcas, algo especialmente común en sectores como el de la moda, donde ciertos símbolos se asocian claramente con un origen empresarial concreto; como la calavera de Scalpers o el puma de la marca deportiva Puma.

No obstante, el uso generalizado de este tipo de símbolos ha llevado a un endurecimiento de los criterios para conceder derechos exclusivos sobre ellos. Así, en el caso del símbolo de la raspa de pescado de la firma “No Ni Ná”, cuyo uso es habitual como representación de Cádiz -y concretamente de Zahara de los Atunes- y también para identificar productos en el sector de la moda, resulta difícil atribuirle un carácter distintivo autónomo suficiente.

Sin embargo, para contrarrestar este argumento y defender la distintividad de dicho elemento, se debería demostrar que los consumidores no han estado expuestos a su uso generalizado ni se han habituado a considerarlo un signo habitual en el sector en el que opera.

Alternativamente, también podría sostenerse que el signo en cuestión ha adquirido un carácter distintivo elevado —incluso renombre— en el mercado a través del uso intensivo y continuado por parte de la marca, de modo que un consumidor medio lo asocia directa e inequívocamente con un origen empresarial concreto. Así, al igual que ocurre con el jinete a caballo de Longchamp, que es identificado de forma clara por el público como símbolo de esa marca, sería necesario acreditar que la “raspa de pescado” ha alcanzado ese mismo nivel de reconocimiento entre los consumidores y que, por tanto, se identifica de manera inequívoca con los productos de la empresa de Paz Padilla.

Ahora bien, no debe confundirse la falta de distintividad marcaria con la inexistencia de toda protección jurídica. Al tratarse de un diseño original y exclusivo, la raspa tal y como ha sido concretamente creada podría gozar de protección en virtud del derecho de autor. Sin embargo, esta protección tampoco impediría el uso general de raspas en otras marcas, sino que únicamente impediría la copia substancial de la raspa de Paz Padilla.

Creación de nuevas marcas: la originalidad evita conflictos

En otras palabras, no se ha creado un diseño con capacidad distintiva general, sino una raspa de pescado común que puede defenderse frente a copias idénticas, pero difícilmente frente a variaciones o usos genéricos del motivo. Esto implica que tener éxito en una acción judicial por el uso de una raspa genérica, sin que exista una reproducción literal del diseño concreto, tendría unas posibilidades muy escasas.

De este análisis y tomando como ejemplo el caso de la raspa de Paz Padilla, se desprende que los empresarios y diseñadores deben evitar términos genéricos o comunes en su sector, ya que estos carecen de capacidad para diferenciarse los unos de los otros. La mejor estrategia es optar por signos inventados, arbitrarios o sugerentes que no tengan una conexión directa con el producto o servicio.

Marcas como “Google” o “Apple” (para tecnología) son ejemplos claros de cómo un término sin vínculo directo con la actividad puede adquirir gran distintividad y valor comercial. Además, es fundamental realizar una búsqueda previa de antecedentes marcarios y, si es posible, consultar con un profesional en propiedad industrial para valorar su viabilidad antes de lanzarla al mercado.

La exigencia de distintividad también puede variar según el sector. En industrias saturadas como la moda, la cosmética o la alimentación, en las que muchos símbolos o denominaciones son ya habituales, puede resultar más complejo encontrar un signo que se distinga claramente de los ya existentes.

En cambio, en sectores tecnológicos o emergentes, en los que existe más margen para la creación de marcas novedosas, puede resultar más sencillo superar el umbral de distintividad requerido para el registro. En cualquier caso, cuanto más único y diferenciador sea el signo, mayores serán las posibilidades de éxito tanto en su registro como en su consolidación en el mercado.