Abstract

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 1505/2025 aborda los límites del uso descriptivo de signos coincidentes con marcas renombradas, tomando como referencia el conflicto surgido en torno a la denominación “Donut”. A partir del análisis del artículo 37.b) de la Ley de Marcas, el Alto Tribunal aclara que la mera lexicalización de un término en el lenguaje común no equivale a su vulgarización jurídica ni legitima automáticamente su uso por terceros. La resolución corrige el criterio de las instancias inferiores al subrayar que la excepción de uso descriptivo exige una valoración rigurosa de la lealtad comercial y de los intereses legítimos del titular de la marca, especialmente cuando esta goza de renombre. El fallo refuerza la protección del carácter distintivo de las marcas renombradas frente a usos aparentemente inocuos que pueden erosionar su valor, al tiempo que aplica el principio de proporcionalidad en la adopción de medidas correctoras.

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 1505/2025, ha estimado parcialmente las pretensiones de la reconocida marca de bollería Donuts, propiedad del grupo Bimbo. En dicha sentencia, de una importancia capital para entender los criterios de nuestro Alto Tribunal en temas como la competencia desleal o la propiedad industrial, la distinción es algo tan sutil como una simple tilde.

I. Antecedentes

Pocos productos despiertan tanta nostalgia en mi como el dónut, esa clásica rosca de masa frita coronada con un dulce glaseado con agujero en medio que marcó los desayunos y meriendas de generaciones enteras. Lo que empezó siendo un pequeño capricho gastronómico ligado a la infancia ha evolucionado, con el paso de los años, hasta convertirse en una marca icónica y profundamente arraigada en el imaginario colectivo. Un placer irresistible para cualquier niño que, como yo, disfrutaban con cada bocado de dicha bollería.

Este proceso comienza en 2017, cuando la empresa Atlanta Restauración Temática, especializada en distribución de comida al por mayor en el sector de hostelería, restauración y catering, comenzó a publicitar sus propios donuts. Fue entonces cuando Bakery Donuts Iberia S.A. decidió interponer una demanda contra Atlanta por violación de marca y competencia desleal. La filial de Bimbo sostenía que el uso de esa denominación suponía un aprovechamiento indebido del prestigio asociado a la marca “Donut”, además de erosionar su carácter distintivo dentro del mercado de la bollería.

II. Primera instancia y apelación

En su demanda, la titular de la marca Donuts sostenía que la mercantil Atlanta comercializaba a través de su página web unas rosquillas bajo la denominación “Redondoughts”, describiéndolas expresamente como donuts, lo que, a su juicio, suponía una vulneración de sus derechos marcarios. En consecuencia, solicitaba que se declarase que la demandada había infringido la marca registrada de su titularidad.

Frente a ello, Atlanta se opuso a la demanda alegando que el empleo del término donut había sido meramente accesorio y descriptivo, sin finalidad distintiva ni uso a título de marca. Añadía, además, la inexistencia de riesgo de confusión, al tratarse de productos destinados exclusivamente al canal profesional, de carácter especializado (rosquillas congeladas para restaurantes, hoteles y empresas de catering), de modo que el consumidor medio no podía confundirlos con los productos comercializados por la actora.

Esta tesis fue plenamente acogida por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que en su sentencia nº 388/2019 desestimó íntegramente las pretensiones de Bakery Donuts. Criterio que fue posteriormente confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid al desestimar el recurso de apelación interpuesto. El sentido del fallo se sostenía fundamentalmente en estos tres criterios:

• El uso de “Redondoughts” no generaba riesgo de confusión con las marcas de la actora.
• El empleo del término “donut” era descriptivo y legítimo conforme al art. 37.b) de la Ley de Marcas, al tratarse de una palabra de uso común incluida en el diccionario de la RAE.
• Además, no concurrían actos autónomos de competencia desleal ni perjuicio indemnizable.

III. Recurso de casación y doctrina fijada por el Tribunal Supremo

El núcleo del litigio se resolvió finalmente en sede casacional, donde el Tribunal Supremo llevó a cabo una revisión estrictamente jurídica de la interpretación realizada por la Audiencia Provincial, sin alterar los hechos probados. La Sala Primera, en su Sentencia nº 1505/2025, parte de una premisa esencial: la correcta aplicación de la excepción de uso descriptivo prevista en el artículo 37.b) de la Ley de Marcas exige algo más que constatar la ausencia de riesgo de confusión.

El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial incurrió en un error de Derecho al identificar de forma prácticamente automática el uso descriptivo con la licitud del comportamiento, prescindiendo de un análisis completo del requisito de la lealtad comercial. La sentencia subraya que la excepción legal solo opera cuando el uso del signo ajeno, aun siendo descriptivo, se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, lo que obliga a ponderar también los intereses legítimos del titular de la marca.

Desde esta perspectiva, el Tribunal Supremo rechaza que la mera incorporación del término “dónut” al diccionario de la Real Academia Española pueda servir como argumento suficiente para legitimar su utilización por terceros. La Sala distingue con claridad entre la lexicalización de un término (fenómeno lingüístico derivado, en muchos casos, del éxito comercial de una marca) y su vulgarización jurídica, que únicamente puede declararse mediante los cauces legalmente previstos y previa acreditación rigurosa de la pérdida de distintividad. Admitir lo contrario, advierte el Tribunal, supondría consagrar una vulgarización de facto al margen del sistema de protección marcaria.

Partiendo de este marco, el Tribunal Supremo analiza el contexto concreto en el que Atlanta utilizó la denominación “Donut” y concluye que dicho uso no puede calificarse como estrictamente necesario ni leal. Destaca, en particular, que la demandada disponía de múltiples alternativas terminológicas para describir su producto, como “rosquilla” o “berlina”, sin necesidad de recurrir a la marca ajena, lo que debilita de forma decisiva la tesis del uso imprescindible. Asimismo, se pone de relieve que el empleo del término coincidía plenamente con la marca registrada, incluso en su grafía, lo que incrementaba su capacidad evocadora del signo protegido.

El Tribunal otorga especial relevancia al hecho de que se trata de una marca renombrada, cuya función distintiva y poder de atracción merecen una protección reforzada. En este sentido, recuerda que la infracción marcaria no se limita a los supuestos clásicos de confusión sobre el origen empresarial, sino que puede concurrir también cuando el uso por un tercero menoscaba el carácter distintivo de la marca o se aprovecha injustamente de su prestigio. A juicio del Supremo, permitir que operadores distintos utilicen libremente la denominación “Donut” como término genérico en el mismo sector contribuiría progresivamente a diluir la asociación exclusiva entre el signo y su titular, erosionando el valor inmaterial construido durante décadas.

Sobre esta base, la Sala declara que el uso del término “Donut” por parte de Atlanta no queda amparado por la excepción del artículo 37.b) de la Ley de Marcas y constituye una infracción del derecho de exclusiva de Bakery Donuts. Sin embargo, el Tribunal matiza el alcance de las consecuencias jurídicas derivadas de dicha infracción, atendiendo a las circunstancias concretas del caso. En particular, descarta la existencia de un daño patrimonial indemnizable, al constatar que el uso fue puntual, de escasa difusión, limitado a una descripción en la página web y cesó de manera voluntaria durante la tramitación del procedimiento.

En coherencia con esta apreciación, el Tribunal Supremo ordena únicamente la cesación del uso infractor del término “Donut”, rechazando tanto la indemnización de daños y perjuicios como la imposición de una multa coercitiva. De este modo, el fallo establece un equilibrio entre la necesaria protección del derecho marcario y el principio de proporcionalidad en la imposición de remedios, evitando sanciones económicas cuando no se acredita un perjuicio real.

Esta resolución fija una doctrina de notable trascendencia práctica: el uso descriptivo de un signo coincidente con una marca renombrada no puede evaluarse de forma automática ni exclusivamente desde la óptica de la confusión, sino que exige un examen riguroso de su lealtad, necesidad y efectos sobre la distintividad y el renombre del signo protegido.
Una conclusión que enlaza directamente con el debate doctrinal en torno a la doctrina del daño ex re ipsa y su aplicación a las marcas renombradas. Conforme a dicha doctrina, toda infracción marcaria genera un daño presunto que no requiere prueba específica, bastando la constatación de la infracción para activar el derecho indemnizatorio. Sin embargo, a partir de la STS 516/2019, el Tribunal Supremo abandonó la aplicación casi automática de esa presunción, exigiendo que concurra al menos algún perjuicio para el titular o beneficio para el infractor, lo que un sector relevante de nuestra doctrina científica ha calificado como un giro de notable dureza para los titulares de derechos de exclusiva.

El caso “Donut” profundiza en esa senda: declarada la infracción sobre una marca de reconocido renombre, el Tribunal descarta la indemnización por considerar que el uso fue demasiado fugaz y limitado para generar un daño apreciable, consagrando así un modelo de aplicación casuística que sustituye la lógica presuntiva anterior. Para una parte de la doctrina, esta orientación entraña el riesgo de que la protección reforzada de las marcas renombradas quede reducida a una tutela meramente declarativa, incapaz de generar consecuencias económicas disuasorias cuando el infractor ha sabido mantener su actuación dentro de márgenes de escasa escala. Una resolución controvertida, cuya repercusión en futuras sentencias habrá que seguir de cerca.

IV. Conclusiones

Casos como el analizado demuestran que, en materia de propiedad industrial, los matices importan. A veces, la diferencia entre un uso legítimo y una infracción no está en una campaña publicitaria agresiva o en una imitación evidente, sino en una palabra, una grafía o un contexto de utilización aparentemente inofensivo.

La frontera entre lo descriptivo y lo ilícito no siempre es evidente para quien desarrolla una actividad empresarial, y mucho menos cuando se trata de términos que forman parte del lenguaje cotidiano. Sin embargo, como pone de manifiesto el Tribunal Supremo, detrás de esos términos pueden existir derechos de exclusiva que siguen plenamente vigentes y cuya vulneración, aun mínima, puede tener consecuencias legales.

Por ello, contar con un asesoramiento jurídico especializado en propiedad industrial no es un lujo, sino una necesidad. Un análisis preventivo adecuado permite evitar conflictos, proteger inversiones intangibles y tomar decisiones comerciales informadas, ya sea al lanzar un nuevo producto, elegir una denominación o reaccionar frente al uso indebido de una marca propia.

En un mercado cada vez más competitivo y saturado de signos, la protección de las marcas se ha convertido en un elemento esencial de la estrategia empresarial. La experiencia demuestra que anticiparse, asesorarse correctamente y actuar con criterio jurídico es, muchas veces, la diferencia entre un simple ajuste a tiempo y un litigio largo y costoso.